Il sistema di protezione del marchio commerciale negli USA presenta delle notevoli differenze rispetto ad altri sistemi nel mondo, tra cui, ad esempio l’Italia e l’Europa.

Generalmente, infatti, a differenza dell’Europa dove la tutela avviene spesso come misura preventiva antecedente all’utilizzo di un marchio sul mercato, negli Stati Uniti, lo stesso viene registrato a livello federale solo dopo essere stato effettivamente già utilizzato nel commercio statunitense.

Tipi di marchio commerciale

Prendendo in riferimento la suddivisione amministrativa tripartitica americana, che si sviluppa dal livello locale (contea), al livello statale, fino al livello federale, negli USA, abbiamo diverse forme di protezione di un marchio commerciale:

• Common Law Rights attribuiti al marchio solo per l’area geografica nella quale il marchio è stato utilizzato in commercio.
• Protezione statale quando si registra il marchio nei sistemi statali. In questo caso, però, il marchio sarà protetto solo all’interno di quello Stato. Per espandere la protezione, si dovrà registrarlo a livello dei sistemi degli altri Stati o a livello federale.
• Protezione federale, oggetto di questo articolo, che fornisce protezione in tutti gli USA e che permette di utilizzare, ad avvenuta registrazione, il simbolo ®.
• Protezione internazionale, attraverso il Protocollo di Madrid.

Caratteristiche del marchio

In termini di definizione, negli USA un marchio commerciale può essere costituito da una parola, una frase, un logo, un disegno, ovvero la combinazione di questi elementi; esso può essere in bianco e nero o a colori, e deve essere associato ai beni e/o i servizi offerti dal titolare del marchio stesso, attraverso delle classi di riferimento identificate dallo United States Patent and Trademark Office (USPTO), che è l’ufficio marchi e brevetti competente per le registrazioni.

A titolo esemplificativo, se si vuole registrare un marchio commerciale per un prodotto come la pasta, la classe di riferimento sarà la 030, mentre per servizi di ristorazione, sarà la classe 043. Nulla vieta di fare domanda di registrazione di uno stesso marchio per più classi di beni e di servizi, anche totalmente diversi tra loro.

Non tutti i marchi possono, però, essere registrati. Innanzitutto, il marchio commerciale non deve essere simile ad uno già esistente per la stessa categoria di beni e/o servizi, per evitare che si crei confusione nel consumatore. Prima di procedere con una domanda di registrazione e per evitare dispendio inutile di tempo e denaro, è opportuno effettuare delle ricerche approfondite circa l’esistenza di marchi simili già registrati nel sistema USPTO o già in uso nel commercio USA.

Inoltre, un marchio commerciale, non può contenere bandiere nazionali all’interno del proprio design o essere descrittivo del bene e/o servizio al quale è associato (ad esempio, “abbronzante” per una crema solare) e non può nemmeno essere generico (ad esempio, “occhiale” per occhiali).

La data di presentazione della domanda conferisce, generalmente, “priority” al marchio e la registrazione è valida per 10 anni (con un adempimento intermedio tra il 5 e 6 anno), nonché rinnovabile per periodi di 10 anni, purché il marchio venga mantenuto in uso in relazione ai beni e/o servizi ai quali è associato.

Presentazione della domanda

La domanda viene presentata sulla base di una determinata “filing basis”, ossia della base legale per presentare la domanda stessa:

1. Use in commerce basis (Trademark Act Section 1(a)), quando il richiedente ha già usato il marchio nel commercio USA in relazione ai beni e/o ai servizi identificati nella domanda;
2. Intent to Use basis (Trademark Act Section 1(b)), quando il richiedente non ha ancora iniziato ad usare il marchio in commercio al momento della domanda, ma ha l’intenzione, in buona fede, di usarlo a breve. Come accennato sopra, il marchio verrà registrato solo quando si fornirà prova che lo stesso è stato usato nel commercio USA in relazione ai beni e/o servizi di riferimento;
3. Foreign Application basis (Trademark Act Section 44(d)), quando il richiedente ha presentato, nei sei mesi precedenti, domanda di registrazione in un sistema straniero per lo stesso marchio in relazione agli stessi beni e/o servizi. In questo caso, la “priority date” della domanda presentata all’USPTO coincide con la data in cui è stata presentata la domanda di registrazione in un sistema straniero;
4. Foreign Registration basis (Trademark Act Section 44(e)), quando il richiedente ha già ottenuto la registrazione dello stesso marchio, per gli stessi beni e/o servizi, nel paese di appartenenza del titolare.

La Section 66(b) del Trademark Act prevede un’ulteriore filing basis, attraverso l’estensione della protezione agli USA di un marchio internazionale, registrato all’estero, in uno Stato firmatario, tramite l’International Bureau of the World Intellectual Property Organization, secondo il Protocollo di Madrid.

Il processo di registrazione può richiedere dai 6 ai 15 mesi, in base alla filing basis scelta ed in base alla richiesta di ulteriori prove o informazioni da parte dell’esaminatore dello USPTO. Ad avvenuta registrazione, verrà fornito un Certificato di Registrazione e potrà essere utilizzato il simbolo ® di fianco al marchio.

È bene tenere a mente che ottenere la registrazione del proprio marchio, sia negli USA che altrove, non solo fornisce tutela legale nei confronti di chi utilizza il marchio altrui senza autorizzazione o ne prova a registrare uno simile per beni e/o servizi similari, ma andrà ad aumentare il valore dello stesso business al quale si riferisce, nei confronti dei consumatori, di investitori o di potenziali acquirenti. Per questi motivi è opportuno e consigliabile programmare in anticipo, e attraverso il supporto di professionisti del settore, l’entrata nel mercato USA, anche per quanto riguarda la scelta del brand da utilizzare.

Giulia Sambugaro, Esq.

Giulia Sambugaro