Decadenza del marchio

La normativa vigente prevede la pena della decadenza per un marchio, sia esso Italiano o dell’Unione, che non venga utilizzato in maniera effettiva entro cinque anni dalla registrazione o il cui uso venga sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, a meno che non ci siano motivi validi per il suo mancato utilizzo.

Pertanto, chiunque ne abbia interesse ha la facoltà di richiedere la decadenza di un marchio non utilizzato dal suo titolare, attraverso una specifica domanda all’Ufficio Marchi competente. Qualora ciò avvenga sul titolare del marchio, grava l’onere di provare che lo stesso sia stato usato in conformità con i requisiti di legge. L’accertamento della decadenza può mettere in seria difficoltà il titolare della registrazione che, pur utilizzando il marchio, spesso non riesce a provarne un utilizzo effettivo.

L’uso effettivo di un marchio

La funzione di un marchio è quella di distinguere i prodotti e i servizi in base alla loro provenienza da un particolare imprenditore e questo scopo può essere raggiunto solo nell’eventualità in cui il marchio venga applicato a prodotti che riescano a raggiungere direttamente il pubblico di riferimento.

Dunque, perché l’uso possa essere considerato effettivo, il marchio deve essere utilizzato come segno distintivo nel mercato di riferimento (e non solo in seno all’impresa) e per prodotti o servizi già in commercio o la cui commercializzazione è imminente, si pensi ad esempio alle fasi di studio e lancio di campagne pubblicitarie. Esempi di un uso effettivo del marchio possono includere il suo posizionamento sui prodotti, sugli imballaggi dei prodotti, nelle offerte diretta a clienti e ai distributori ma anche sul materiale pubblicitario, nella comunicazione con i clienti sui social media e  sui siti web.

Ma non è tutto, infatti, il titolare può utilizzare il proprio marchio anche attraverso soggetti terzi. Il più delle volte, questo avviene tramite accordi commerciali come contratti di licenza, contratti di distribuzione, di franchising o di cooperazione all’interno dello stesso gruppo di societario.

Da ultimo, è bene tenere a mente che ciò che rileva nel provare l’uso effettivo di un marchio non è tanto il risultato commerciale, quanto l’uso continuo e sostenuto del marchio in questione, in tutto il territorio e per i tutti i prodotti per i quali è stato concesso il marchio.

La prova d’uso del marchio

Come ampiamente dimostrato nella pratica dei procedimenti giudiziari e contenziosi difronte Uffici marchi e brevetti, nonostante l’uso effettivo del proprio marchio, i titolari hanno notevoli difficoltà a dimostrare in quali circostanze, in che modo, in che momento, in quale territorio e per quali prodotti lo stesso sia stato utilizzato.

Infatti, l’uso effettivo di un marchio non può essere provato per mezzo di semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere dimostrato da prove solide e oggettive. Documenti come ordini, fatture, ricevute di consegna o di vendita, così come etichette, imballaggi e simili prove fisiche dell’effettiva esistenza di beni o servizi in commercio sono di primaria importanza probatoria. Inoltre, di grande importanza sono prove come conferme di premi e riconoscimenti concessi ai prodotti con il marchio, listini prezzi, ricerche di mercato sulla notorietà del marchio, ricerche di mercato che confermano la quota di mercato dei prodotti con il marchio, ritagli di giornale o lo storico campagne di marketing condotte e i risultati finanziari della società relativi ai prodotti con un determinato marchio.

   Conclusioni

La ratio sottostante all’istituto della decadenza dei marchi mira ad eliminare dai registri quei marchi che possono limitare indebitamente la concorrenza, rimettendo quei segni distintivi alla disponibilità del mercato. Allo stesso tempo, la previsione dell’uso effettivo permette di ridurre il numero di controversie sui marchi, contrastando le registrazioni destinate unicamente a bloccare la concorrenza. Così facendo si promuove la trasparenza e si protegge il libero commercio. Tuttavia, come dimostra la pratica, quest’obbligo è spesso difficile da rispettare per i proprietari dei marchi in quanto può mettere in seria difficoltà il titolare della registrazione che, pur utilizzando il marchio, non riesce a dimostrarne l’uso.colò Sha

Nicolò Shargool

MepLaw